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依頼している特許事務所から、拒絶理由通知書受領の知らせが届く。個人での出願のため早期審査請求可能なので、そうしてもらったから早い。特許庁に「拒絶」されたわけだが、これは暫定的な処置であって、特許出願では多くの場合ここが出発点である。拒絶だからと悲嘆するには及ばない。
商標でも拒絶理由通知は見慣れており、特に驚くほどのことではない。特許は商標よりも厳しいから、いったんは拒絶されて当たり前なのである。
特許とは他者によるその発明の商業的使用を差し止めることができるきわめて強い権利なので、そうおいそれと与えられるものではない。商標だって他者の使用を差し止められる、と思われるかもしれないが、商標は登録された商品および役務の範囲内でしか保護されない。また標準文字商標ではなく図形商標として登録されている場合には、他者が同じ商品で同じ文字を商標として使用していても阻止できない。特許のようにあらゆる局面に権利が及ぶことはない。出願したところで基本的には与えられないものであり、これは誰が見ても反駁できないと考えざるを得ない、と審査官を納得させるに足る合理的な根拠を示して、特許を与えるに相当である、としぶしぶ認めさせたところで、その範囲内だけで特許査定となる。審査官は特許の及ぶ範囲を極力制限しようとするが、一方出願者は模倣者が出ないようなるべく広い範囲で権利化しようとするので、双方のせめぎ合いとなる。だから、成立する可能性が高い出願でさえ、1回目の通知はたいてい「拒絶」の反応を食らい、こことここで新規性も進歩性もないので特許は認めませんよ、認めてほしかったらそこを補正して出直しなさい、となるのである。
出願前に弁理士がすでに公開されている特許のうち重複するものはないかと調査はするのだが、何しろたいへんな数の公開特許情報があるので全部調べられるものでもなく、特許庁の審査官がどこから類似特許を引っ張ってくるかも予想ができないから、拒絶理由通知書でどんな先行文献を上げてくるかを見て対応を考えることになる。この事後対応の費用が、出願費用（明細書の作成費用等）とは別にかかることになる。出願してから応酬しあうこのようなやりとりは、一見形式化した無駄な手続きのようにも思えるが、特許という制度の性質と実務を考えると、これはこれでよくできたしくみだと理解できる。
拒絶理由通知が出ないようにはじめから権利の範囲を狭くして出願し、1発で通して事後対応費用を節約する、という方法もなくはない。よくばらずに、はじめから手堅く安全な範囲にとどめておく、というわけだ。でも、時間がなくて早期の権利化の必要があるとかならともかく、ただ十数万程度の事後対応費用を節約するだけのためにそれをやるのは意味がない。その程度の額とひきかえに有効性を大きく損なってもいいような発明なら、そも出願しないほうがいい。
今回は出願中の2件のうち、補足的な2件目のほう。発明としては付随的なのだが、成立すれば及ぶ範囲が広いので、1件目よりも模倣を防ぐ効力が強いと期待される。
拒絶理由通知に挙げられた先行文献を見ても、この出願内容と直接かぶるものはない。なら成立だろう、と思いきやそんな甘いものではなく、発明の根幹となる部分で、広い範囲を狙ったばかりに先行特許と抵触している部分があるという。ここを縮減して先行発明と明確に別の発明とする必要がある。その縮減の方法をいくつか示されてどれにするかと問われたのだが、自分の発明なのに、その差を理解できない。しかも審査官がどう判断するかも斟酌するとなると到底素人に判断しきれるものではない。意見書提出に先立って直接面談してもらえるので、そこで審査官の顔色をうかがって方針を決めるという高度な対応が無難なように思うが、しばし考える。
商標では面接したが、特許でこんなやりとりをこなせるとは思えない。餅は餅屋に頼んでおいてよかった。